특허선행기술, 제품 출시 전 먼저 확인해야 거절을 피하는 이유

오랜 기간 공들여 새로운 기구나 소프트웨어를 개발한 뒤 곧바로 특허출원부터 진행하려는 분들이 많습니다. 하지만 기존 시장이나 공공 데이터베이스에 이미 유사한 기술이 존재하는지 따져보지 않고 서류를 제출했다가는 시간과 심사 비용만 낭비하기 쉽습니다.

1. 특허선행기술 검토가 등록 여부를 가르는 이유

새로운 아이디어를 구체화했다고 해서 지식재산처(구 특허청)가 모든 기술에 독점권을 부여해 주지는 않습니다.

선행기술을 조사할 때는 내 기술이 세상에 처음 나왔는지만 따질 것이 아니라, 심사관이 어떤 기존 문헌들을 조합하여 내 발명의 창작성을 부정하려 들지 방어 논리까지 내다보아야 합니다.

특허법 제29조 제1항에 따르면 산업상 이용할 수 있는 발명이라 하더라도 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명(제1호), 또는 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명(제2호)은 특허를 받을 수 없도록 정하고 있습니다. 이것이 바로 신규성 요건입니다.

심사 단계에서 더 자주 문제 되는 지점은 특허법 제29조 제2항의 진보성입니다. 설령 완전히 동일한 발명이 세상에 없더라도, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 전에 공개된 선행 발명들을 바탕으로 쉽게 만들어낼 수 있다면 특허를 받을 수 없습니다.

기존에 이미 공개된 기술 자료들을 총칭하여 선행기술이라고 부릅니다. 이 문헌들을 사전에 찾아 비교하지 않는다면 자신이 독창적이라고 믿었던 구조가 이미 수년 전 다른 사람에 의해 등록되었거나 공개된 사실을 뒤늦게 통지서로 받아보게 됩니다.

본격적인 절차에 들어가기 전 선행기술조사부터 시작하는 특허출원 첫 단계를 명확하게 짚어야 하는 이유가 여기에 있습니다.

발견된 선행기술의 구조와 내 발명의 구성요소를 면밀히 비교 검토해야 합니다.

2. 검색 결과에 따라 갈라지는 실무 판단 분기

KIPRIS 특허정보검색서비스나 공공 논문 데이터베이스를 통해 선행 문헌을 검토할 때는 단순히 키워드 일치 여부만 보는 데 그쳐서는 곤란합니다.

선행 문헌에 내 발명과 비슷한 단어가 보인다고 섣불리 포기하지 말고, 청구범위의 핵심 구성요소가 1:1로 겹치는지 아니면 결합 방식에서 확실한 기술적 차이가 있는지를 분리해서 분석해야 합니다.

제조업체를 운영하는 가상의 대표 A씨의 상황을 살펴보겠습니다. A씨는 포장 박스를 자동으로 접는 기계 구조를 고안한 뒤 KIPRIS 특허정보검색서비스에서 관련 문헌을 검색했습니다.

이때 발견된 선행 문헌의 형태에 따라 A씨가 선택해야 할 다음 행동은 크게 세 가지로 나뉩니다.

(1) 동일한 구성요소가 이미 공개된 경우

자신이 개발한 장치와 작동 원리 및 부품 구성이 토씨 하나 다르지 않은 선행 특허가 발견되었다면, 이는 신규성 결여로 직결됩니다. 이 경우에는 불필요한 출원 비용을 들이지 말고 즉시 기술 구조를 개량하거나 다른 작동 방식을 접목하여 청구범위를 재설계하는 방향으로 전환해야 합니다.

(2) 유사한 기술이 있으나 일부 결합 방식이 다른 경우

선행 문헌에 기본 골격은 나와 있지만, A씨 발명만의 특수한 완충 장치나 독창적인 기어 결합이 추가되어 있다면 진보성을 주장해 볼 여지가 있습니다. 특허·실용신안 심사기준에 따르면 선행기술들의 단순한 설계 변경을 넘어선 예측하기 어려운 작용효과가 존재하는 경우 진보성이 인정될 수 있기 때문입니다.

머릿속 구상을 명세서로 구체화할 때는 구상을 권리로 바꾸는 아이디어특허신청 3단계를 참고해 권리범위를 정밀하게 다듬는 작업이 요구됩니다.

(3) 기술의 고도성이 낮아 진보성 확보가 애매한 경우

발명의 성격이 고도한 기술적 사상의 창작(특허법 제2조 제1호)에 이르지 못하고 구조적 개량에 가깝다면 무리하게 특허만 고집할 필요는 없습니다. 이때는 특허와 실용신안의 차이를 확인하고 진행하는 방식을 검토하여 실용신안등록출원으로 눈을 돌리는 것도 현실적인 대안이 됩니다.

[표] 선행기술 검색 결과에 따른 상황별 특허 실무 대응 기준

구분	선행기술 검색 결과 상황	특허법상 쟁점	권장되는 실무 대응
상황 A	핵심 구성요소 및 목적이 완벽히 일치하는 문헌 발견	특허법 제29조 제1항 (신규성 상실)	출원을 보류하고 구성요소를 회피 설계하여 재개발
상황 B	유사 문헌은 있으나 일부 세부 구성 및 효과의 차이 존재	특허법 제29조 제2항 (진보성 인정 여부)	차별화된 구성과 특유의 효과를 명세서 청구항에 한정 기재
상황 C	고도성은 낮으나 형상·구조의 실용적 개량이 돋보이는 경우	특허법 제2조 제1호 (발명의 정의)	실용신안등록 등 다른 권리화 수단과의 유불리 비교 검토

외부에 기술을 먼저 공개했다면 12개월 이내에 공지예외 적용을 신청해야 합니다.

3. 자체 공개로 인한 선행기술화와 주의할 법정 요건

남의 기술뿐만 아니라 본인이 외부에 알린 정보 역시 출원일 전이라면 자신의 발명을 가로막는 선행기술이 되어버립니다.

신제품 발표회나 크라우드 펀딩을 통해 세상에 공개된 내 발명은 남들의 기술과 똑같이 내 특허를 가로막는 선행기술이 되므로, 공개일로부터 날짜를 계산하는 법정 시한 관리가 성패를 가릅니다.

사업 초기 시제품을 제작하자마자 투자 유치를 위해 유튜브에 시연 영상을 올리거나 SNS, 펀딩 플랫폼에 상세 페이지를 노출하는 경우가 많습니다. 이 상태에서 별다른 조치 없이 출원서를 접수하면 심사관은 해당 인터넷 게시물을 근거로 특허법 제29조 제1항 제2호 위반 거절이유를 통지하게 됩니다.

이를 구제하기 위한 장치가 특허법 제30조의 공지예외 제도입니다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람의 발명이 공지된 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면, 그 공지된 사실 때문에 신규성이나 진보성을 잃지 않은 것으로 간주합니다.

다만 이 혜택을 받으려면 특허출원서에 반드시 공지예외 적용을 받는다는 취지를 기재해야 합니다. 아울러 최초 특허출원일부터 30일 이내에 이를 증명할 수 있는 객관적인 서류를 제출해야 효력이 발생한다는 점을 잊으면 안 됩니다.

선행기술 분석 및 등록 가능성 진단은 전문가 상담을 통해 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

4. 출원 후 심사 단계와 권리 유지 시 확인해야 할 기준

철저한 선행기술 검토를 거쳐 출원서를 접수했다고 해서 모든 절차가 자동으로 마무리되는 것은 아닙니다.

출원서 접수는 권리 획득을 위한 출발점일 뿐이므로, 심사청구 가능 기한과 향후 발생할 연차등록료 납부 일정을 캘린더에 명확히 기록해 두어야 합니다.

특허법 제59조 제1항 및 제2항에 따라 심사는 신청이 있을 때에만 진행되며, 누구든지 특허출원일부터 3년 이내에 출원심사를 청구할 수 있습니다. 만약 이 3년의 법정 기간 내에 심사청구를 하지 않으면 특허법 제59조 제5항에 따라 해당 출원은 취하된 것으로 간주되므로 주의해야 합니다.

무사히 심사를 통과하여 등록 결정을 받았다면 특허법 제79조 제1항에 따라 설정등록일부터 3년분의 특허료를 납부하여 권리를 발생시킵니다. 특허권의 존속기간은 특허법 제88조 제1항에 의거하여 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지 유지됩니다.

이후 4년 차부터는 매년 특허료를 납부해야 권리가 유지됩니다. 만약 정상 납부 기간을 놓치더라도 특허법 제81조 제1항에 따라 6개월 이내에는 추가로 낼 수 있습니다.

현행 특허법 제81조의3에 따르면 추가납부기간 내에도 내지 않아 권리가 소멸하더라도 정당한 사유가 있거나 3개월 이내에 2배의 특허료를 내고 회복을 신청할 수 있는 구제책이 마련되어 있습니다.

참고로 2026년 9월 15일 공포되어 2027년 3월 16일부터 시행 예정인 개정 특허법에서는 이러한 회복 요건이 ‘고의로 내지 않은 경우가 아닐 것’으로 완화되고 추가납부기간 만료 후 1년 이내에 신청할 수 있도록 바뀔 예정이나, 2027년 3월 16일 전까지는 현행 규정이 적용되므로 기한을 철저히 챙겨야 합니다.

특허출원 전 선행기술 조사와 권리범위 설계에 관한 개별 진단을 받아보세요.