영국 상표등록, 한국에 먼저 출원했더라도 놓치기 쉬운 3가지

영국 시장 진출 시 한국 상표권만으로 충분하다고 생각하셨나요

영국 입점을 앞두고 국내 출원만 완료해 둔 상태에서 현지 마케팅을 진행하려다 난관에 부딪히는 사업자분들이 많습니다. 한국 지식재산처(구 특허청)에 등록된 상표권은 속진주의 원칙에 따라 대한민국 영토 내에서만 법적 효력을 발휘합니다.

따라서 영국 현지에서 사업을 안전하게 영위하려면 현지 상표권을 독립적으로 확보해야 합니다. 초기 준비 과정에서 해외 진출 시점을 제대로 맞추지 못하면 현지 상표 포커싱 과정에서 선점당하는 위험에 노출될 수 있습니다.

해외 진출 시 상표 권리 확보는 ‘현지 제품 출시 여부’가 아니라 ‘한국 출원일로부터 몇 달이 지났는가’를 가장 먼저 계산하는 것에서 시작해야 합니다.

조약에 따른 우선권 주장 기간의 핵심 법적 기준

국내 출원 후 영국 상표등록을 검토 중이라면 가장 먼저 우선권 기간을 계산해야 합니다. 상표법 제46조 제2항에 따르면 최초 출원일부터 6개월 이내에 해외 출원을 진행해야 국내 출원일을 기준일로 인정받는 우선권을 주장할 수 있습니다.

만약 이 6개월의 골든타임을 놓치면 영국 현지 출원일을 기준으로 선출원 여부를 판단받게 됩니다. 또한 상표법 제46조 제4항에 의거해 우선권 주장의 증명서류는 상표등록출원일부터 3개월 이내에 제출해야 한다는 점도 잊지 않아야 합니다.

구분	상표법 관련 조문	주요 요건 및 기한	실무 적용 시 주의사항
우선권 주장 출원	상표법 제46조 제2항	최초 출원일로부터 6개월 이내	기한 경과 시 현지 출원일 기준 심사
증명서류 제출	상표법 제46조 제4항	상표등록출원일로부터 3개월 이내	서류 준비 미비 시 우선권 효력 상실
선출원주의 판단	상표법 제35조 제1항	동일·유사 상표 중 먼저 출원한 자	유사 상표 사전 검색 필수 진행

영국 상표등록 심사 시 현지 소비자가 상표 출처를 식별할 수 있는지 사전에 점검해야 합니다.

식별력과 부등록 사유를 사전에 검토해야 하는 이유

영국 상표등록을 추진할 때 현지 심사관이 가장 중점적으로 보는 부분 중 하나는 해당 상표가 독자적인 출처 표시 기능을 수행할 수 있는가 하는 식별력 문제입니다. 국내 상표법 기준과 마찬가지로 식별력이 없는 단어는 등록받을 수 없습니다.

상표법 제33조 제1항에서는 7가지 식별력 부적격 사유를 규정하고 있습니다. 사업장에서 자주 사용하는 상품의 보통명칭(제1호)이나 관용상표(제2호), 성질표시 표장(제3호) 등은 등록이 거절되는 대표적인 유형입니다.

상표의 멋진 디자인이나 문구보다 현지 소비자가 그 상표를 보고 ‘누구의 제품인지’ 구분해낼 수 있는 식별력을 가졌는지가 심사의 핵심 기준입니다.

상표법 제33조에 따른 식별력 유무 판단 시나리오

예를 들어 의류 브랜드에 ‘COTTON 100%‘라는 명칭만으로 상표를 출원한다면 상표법 제33조 제1항 제3호의 원재료 및 품질 표시 표장에 해당하여 거절될 가능성이 매우 높습니다. 이처럼 상품의 단순 효능이나 생산방법, 가격 등을 보통의 방법으로 표시한 표장은 식별력이 인정되지 않습니다.

다만 이러한 성질표시 상표라 할지라도 상표법 제33조 제2항에 따라 출원 전부터 계속 사용하여 수요자 간에 특정인의 상품 출처로 현저하게 인식되었다면 사용에 의한 식별력을 인정받아 등록이 가능해집니다. 물론 제1호 보통명칭과 제2호 관용상표는 사용에 의한 식별력 인정 대상에서 제외됩니다.

이 외에도 흔히 있는 성이나 명칭(제5호), 간단하고 흔히 있는 표장(제6호), 기타 식별력 없는 표장(제7호) 등도 출원 전 면밀한 검토가 필요합니다. 무작정 출원하기보다 현지 상표 데이터베이스 조사를 거치는 것이 안전합니다.

동일하거나 유사한 선출원 상표가 있는지 사전에 확인하여 거절 위험을 최소화합니다.

선출원 상표와 타인의 권리 침해 방지 전략

동일하거나 유사한 지정상품에 대해 먼저 출원한 타인의 상표가 있다면 나중에 출원한 상표는 등록받을 수 없습니다. 상표법 제35조 제1항에 명시된 선출원주의 원칙 때문입니다.

영국 시장에서도 타인의 선등록상표나 선출원상표가 존재하는 경우 상표법 제34조 제1항 제7호와 유사한 부등록 사유에 부딪히게 됩니다. 따라서 출원 전 동일 유사 상표의 존재 여부를 미리 조회하는 작업이 필수적입니다.

유사한 상표가 존재한다고 해서 무조건 포기할 것이 아니라 지정상품의 구체적 범위와 타인의 실제 권리 범위를 정확히 대조해 대안을 찾아야 합니다.

부등록 사유 체크와 상표법 제34조 제1항의 실무 적용

상표를 선택할 때는 선등록상표뿐만 아니라 다양한 부등록 사유를 점검해야 합니다. 상표법 제34조 제1항 제6호에 따라 저명한 타인의 성명이나 상호, 필명 등을 포함하는 상표는 승낙 없이 등록받을 수 없습니다.

또한 동 조 제9호의 주지상표나 제11호의 현저하게 인식된 타인의 상품·영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표 역시 배제됩니다. 특히 부정한 목적으로 부당한 이익을 얻으려 출원하는 경우(제13호)나 거래관계 등으로 타인의 상표임을 알면서 출원하는 경우(제20호)는 엄격히 금지됩니다.

이러한 부등록 사유의 판단 시점은 상표법 제34조 제2항에 따라 원칙적으로 상표등록여부결정시를 기준으로 합니다. 그러나 제11호, 제13호, 제20호 등의 특정 조항은 상표등록출원시를 기준으로 판단하므로 출원 시점의 부정한 목적 여부가 명확히 정리되어야 합니다.

상표 권리 유지와 등록 후 주의해야 할 법적 의무

어렵게 영국 상표등록을 마쳤다고 해서 모든 절차가 완전히 끝난 것은 아닙니다. 상표권은 설정등록을 통해 발생하며, 상표법 제83조 제1항에 따라 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 10년입니다.

존속기간은 상표법 제83조 제2항에 따라 10년씩 계속하여 갱신할 수 있으므로 상표권을 영구적으로 유지하는 것도 가능합니다. 다만 갱신 신청 기한과 미사용에 따른 취소 가능성을 사전에 파악하고 관리해야 권리를 안전하게 지킬 수 있습니다.

등록증을 받은 순간이 끝이 아니라, 10년의 존속기간과 갱신 시점을 관리하는 체계적인 권리 유지 계획이 시작되는 시점입니다.

존속기간 갱신과 불사용 취소심판 위험 관리

상표권을 계속 유지하려면 상표법 제84조 제2항에 의거해 존속기간 만료 전 1년 이내에 갱신등록 신청을 제출해야 합니다. 만약 이 기간을 놓친 경우에도 존속기간이 끝난 후 6개월 이내라면 추가 신청이 가능합니다.

등록료 납부 방식도 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 상표법 제72조에 따라 설정등록과 갱신등록은 2회로 나누어 낼 수 있습니다.

다만 나누어 내는 2회차 등록료를 기한 내에 내지 않으면 상표법 제83조 제3항 제1호에 따라 설정등록일 또는 갱신등록일부터 5년이 지나는 시점에 상표권이 소멸하게 됩니다.

또한 등록만 해두고 현지에서 실제 사업을 진행하지 않는 경우도 위험합니다. 상표법 제119조 제1항 제3호의 취지에 따라 상표권자나 사용권자가 정당한 이유 없이 등록상표를 지정상품에 대해 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 사용하지 않으면 누구나 취소심판을 청구해 상표권을 취소시킬 수 있습니다.

해외 등록 후에도 현지 실사용 증거를 꾸준히 수집·보관해두는 것이 현명합니다.

상표 등록 후 10년의 존속기간과 3년 미사용 취소 규정을 점검하여 권리를 관리하세요.