타인에게 디자인을 맡기거나 빌려줄 때 꼭 챙겨야 할 디자인실시권

창의적인 디자인을 개발하여 성공적으로 등록을 마쳤더라도 이를 직접 제조하거나 판매할 여력이 부족할 때 사업자는 라이선스 계약을 검토하게 됩니다. 독자적으로 만든 제품 디자인을 제조공장에 맡겨 위탁 생산하거나 타사 브랜드에 공급할 때 가장 핵심이 되는 개념이 바로 디자인실시권입니다.

디자인보호법상 정당한 실시권을 설정하지 않은 채 제3자에게 디자인을 활용하게 하면 향후 예기치 못한 디자인권 침해 논란이나 계약 파기 시 무단 도용 문제로 이어질 수 있습니다. 권리를 빌려주는 권리자와 권리를 얻어 사업을 영위하는 사용자 모두가 사전에 철저히 파악해야 할 실무 요소를 알아보겠습니다.

이 글에서는 독점 여부에 따른 실시권의 종류와 계약서 작성 시 빠뜨리기 쉬운 핵심 항목, 그리고 등록 절차에 이르기까지 지식재산처(구 특허청) 기준에 맞춘 실행 지침을 상세히 안내해 드립니다.

디자인계약에서 가장 흔히 발생하는 비극은 양 당사자가 생각한 ‘사용의 범위’가 서로 다르다는 점입니다. 계약서에 적힌 단어 하나가 권리 소멸 후의 분쟁이나 제3자 양도 여부를 갈라놓으므로 구체적 제한 조건을 명시해야 합니다.

따라서 실시권의 유형을 명확히 구분하는 것이 계약 체결의 첫걸음입니다.

독점과 비독점의 갈림길, 전용실시권과 통상실시권 구별하기

디자인보호법에 따르면 등록디자인을 타인에게 사용하게 할 때 부여하는 라이선스는 크게 전용실시권과 통상실시권으로 구분됩니다. 어떤 형태를 선택하느냐에 따라 독점성 여부와 제3자 침해 대처 권한이 완전히 달라지므로 사업 구조에 맞게 선택해야 합니다.

전용실시권은 지정된 범위 내에서 계약 상대방에게 완전한 독점적 권리를 부여하는 방식입니다. 이때 디자인권자 본인조차도 설정된 범위 내에서는 자기 디자인을 직접 제조하거나 판매할 수 없게 됩니다.

반면 통상실시권은 비독점적 라이선스로서 권리자가 여러 업체에 동시에 동일한 디자인 사용 허락을 줄 수 있는 방식입니다.

구분	전용실시권	통상실시권
독점성 여부	완전 독점 (권리자 본인도 사용 불가)	비독점 (다수에게 복수 부여 가능)
침해금지청구권	실시권자가 직접 행사 가능	원칙적으로 권리자를 대위하여 행사
효력 발생 요건	지식재산처 등록이 필수 요건	계약 체결로 효력 발생 (등록은 대항요건)

예를 들어 의류 디자이너 A씨가 독창적인 패턴 디자인을 출원해 등록받은 후 대형 유통업체 B사에게만 독점 공급하기로 결정했다면 전용실시권을 설정하는 것이 적합합니다. 반면 소품 제조업체 C사가 여러 인테리어숍에 동일한 디자인 제품을 납품하고자 한다면 개별 숍들과는 통상실시권 계약을 맺는 것이 일반적입니다. 이에 따라 사업 모델에 맞는 실시권 유형을 선택하는 것이 중요합니다.

상황별 실시권 선택 분기점

단일 유통망을 통해 고가의 프리미엄 브랜딩을 구축하고자 하는 상황이라면 전용실시권을 고려해야 합니다. 이때는 독점 권리를 제공하는 대가로 높은 로열티나 최소 판매량을 조건으로 내거는 것이 정석입니다.

반대로 빠르게 시장 점유율을 늘리거나 여러 유통 채널을 동시에 활용하려는 상황이라면 통상실시권이 적합합니다. 권리자 입장에서 리스크를 분산시킬 수 있으며 독점권 제공에 따른 계약상 제약에서 비교적 자유롭습니다.

디자인이 적용될 물품과 지역, 기간의 범위를 철저히 한정해야 분쟁을 막을 수 있습니다. 그러므로 계약서 초안 단계에서 이러한 범위를 꼼꼼히 검토하는 것이 필수적입니다.

계약서 작성 시 반드시 제한해야 할 3가지 핵심 범위

디자인실시권 계약을 체결할 때는 단순히 ‘디자인을 사용하는 것에 동의한다’는 수준으로 서술해서는 안 됩니다. 권리의 남용을 막고 향후 발생할 수 있는 이중 계약 논란을 피하기 위해서는 영역, 기간, 물품 범위를 세부적으로 쪼개어 명시해야 합니다.

디자인보호법 제2조 제1호에 따르면 디자인이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말합니다. 따라서 그 디자인이 적용될 물품의 범위가 어디까지인지 구체적으로 한정하는 과정이 반드시 필요합니다.

첫째, 지역적 범위를 명확히 설정해야 합니다. 대한민국 내 전 지역인지, 특정 지자체나 영업 구역으로 제한할 것인지, 혹은 해외 수출 권한까지 포함할 것인지를 정해야 합니다.

둘째, 시간적 기간을 명시해야 합니다. 디자인보호법 제91조 제1항에 따르면 디자인권은 설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지 존속합니다.

하지만 실시권 계약은 이 존속기간 내에서 1년, 3년 등 당사자 합의에 따라 단기로 설정하는 것이 일반적입니다.

셋째, 대상 물품 및 내용의 범위입니다. 등록된 디자인이 ‘의자’에 관한 것인데 상대방이 이를 변형하여 ‘조명기구’나 전혀 다른 소품에 응용해 판매하는 것을 허용할 것인지 사전 합의가 필요합니다.

실시권 계약에서 범위 명시는 권리자를 위한 방어막인 동시에 사용자를 위한 보호막입니다. 구체적 한계를 정해두지 않으면 유통망이 겹쳤을 때 손해배상 책임이 누구에게 있는지 가릴 수 없게 됩니다.

흔히 범하는 계약상 실수와 예외

가장 자주 발생하는 실수는 재실시권(서브라이선스) 허용 여부를 누락하는 경우입니다. 통상실시권자가 권리자의 동의 없이 또 다른 제3자에게 권리를 재하도급 형태로 넘기는 것을 방지하려면 계약서에 ‘권리자의 사전 서면 동의 없는 재실시권 설정 금지’ 조항을 명확히 넣어야 합니다.

또한 디자인보호법 제35조 제1항에 따른 관련디자인이 존재할 경우 해당 관련디자인에 대한 실시권 처리 방식을 별도로 기재하지 않아 분쟁이 터지기도 합니다. 관련디자인은 기본디자인과 유사한 디자인을 보호하는 제도이므로 기본디자인과 실시권 범위를 한데 묶어 관리하는 것이 안전합니다.

전용실시권은 지식재산처 등록이 필수이며 통상실시권도 대항력을 위해 등록이 권장됩니다.

지식재산처 등록 절차와 대항력 확보 방안

계약서에 도장을 찍었다고 해서 모든 법적 절차가 끝난 것은 아닙니다. 제3자에게 자신의 정당한 실시권을 주장하거나 확실한 법적 효력을 발휘하기 위해서는 지식재산처(구 특허청)에 디자인실시권 설정등록 신청을 완료해야 합니다.

특히 전용실시권의 경우에는 지식재산처에 등록하지 않으면 독점적 권리 자체가 효력을 발생하지 않습니다. 즉, 단순한 당사자 간 계약서 작성만으로는 법적인 전용실시권자로서의 지위를 얻지 못하며 단지 채권적인 사용 허락 관계에 머물게 됩니다.

통상실시권의 경우 등록이 필수는 아니지만 대항요건이 됩니다. 만약 권리자가 나중에 해당 디자인권을 제3자에게 완전히 양도해 버린 경우, 통상실시권을 지식재산처에 등록해 두지 않은 사용자는 새 디자인권자에게 기존 사용권을 주장하지 못하고 제품 생산을 중단해야 하는 불상사를 겪을 수 있습니다.

등록되지 않은 라이선스는 권리자가 바뀌는 순간 힘을 잃는 유리를 얹어둔 것과 같습니다. 사업의 운명을 타인에게 맡기지 않으려면 등록을 통한 대항력 확보가 필수적입니다.

실시권 등록을 위한 실행 단계

1. 계약서 작성 및 공증 검토: 실시권의 종류, 범위, 대가(로열티), 기간이 명확히 담긴 계약서를 작성합니다.
2. 등록 신청서 작성: 지식재산처 서식에 따라 디자인등록번호, 권리자 및 실시권자의 인적사항, 설정 범위를 정확하게 기재합니다.
3. 구비서류 첨부 및 제출: 실시권 설정 계약서, 등록권자의 인감증명서(또는 본인서명사실확인서) 등 필요한 서류를 구비하여 지식재산처에 제출합니다.
4. 등록상공보 확인: 지식재산처의 심사를 거쳐 등록이 완료되면 등록상공보 및 권리원부를 통해 등록 사실을 최종 확인합니다.

등록료 납부 관리와 무효 리스크 대비책을 계약 조건에 사전에 반영해 두어야 합니다.

실시권 계약 후 발생할 수 있는 주요 리스크 대처법

계약 체결과 등록을 마쳤더라도 제품 양산과 유통 과정에서 여러 변수가 생길 수 있습니다. 대표적으로 디자인등록 자체가 무효가 되거나 권리가 소멸하는 경우, 그리고 제3자가 디자인을 무단 복제하여 유통하는 경우입니다.

디자인보호법 제33조에 따른 신규성이나 창의비용이성을 갖추지 못해 나중에 무효심판으로 디자인권이 소멸하면 기존에 체결한 실시권 계약의 효력도 흔들리게 됩니다. 이러한 사태에 대비해 계약서 내에 ‘디자인권이 무효가 될 경우 이미 지급한 로열티의 반환 범위’에 관한 조항을 사전에 두는 것이 실무상 매우 중요합니다.

또한 등록료 미납으로 권리가 소멸하는 상황도 주의해야 합니다. 디자인보호법 제79조 제1항에 따르면 디자인권자는 설정등록 시 3년분을 내고 그 다음 해부터 매년 1년분씩 등록료를 납부해야 합니다.

등록료를 내지 않아 권리가 소멸하면 실시권도 함께 무너지므로, 권리자가 유지 의무를 다하도록 계약상에 강제하거나 등록료 납부 주체를 확실히 정해두어야 합니다.

권리가 무효가 되거나 등록료 미납으로 소멸했을 때의 대책을 세워두지 않는 계약은 반쪽짜리에 불과합니다. 불의의 권리 상실에 대비한 로열티 정산 조항을 반드시 구비하셔야 합니다.

침해 발생 시 대응 절차

만약 시장에 우리 디자인을 모방한 가짜 제품이 돌아다닌다면 전용실시권자는 디자인보호법에 따라 자신의 이름으로 직접 침해금지청구나 손해배상청구를 할 수 있습니다.

반면 통상실시권자는 직접 침해금지청구를 하기가 까다로우므로 권리자에게 즉시 통지하여 권리자가 직접 법적 조치를 취하도록 요구하거나, 권리자를 대위하여 절차를 진행해야 합니다. 사업 시작 전 이러한 협조 의무를 계약서에 담아두는 것이 좋습니다.

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